Alterações na Averbação de Contratos no INPI
Publicado por Guerra IP
Em 1º de agosto de 2023, a Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia do INPI publicou um Comunicado esclarecendo alguns pontos das Resoluções nº 26 e 27 publicadas anteriormente, ambas de 7 de julho de 2023.
De acordo com o Comunicado, foram introduzidas as seguintes alterações em relação a alguns requisitos formais para o registro de Contratos no INPI:
(1) Contratos assinados digitalmente (ou seja, assinados com qualquer forma de assinatura/certificação digital) no exterior não precisam mais de notarização, nem legalização /apostila (se, no entanto, os contratos forem assinados “manualmente” no exterior, a notarização e legalização/apostila ainda são necessárias);
(2) serão aceitos documentos assinados digitalmente sem Certificação Brasileira (ou seja, sem certificação homologada no Brasil, como, por exemplo, a ICP-Brasil);
(3) os contratos assinados no Brasil não necessitarão mais da assinatura de duas testemunhas (ainda será necessária a assinatura das testemunhas para as partes que assinarem o contrato no exterior e as testemunhas também poderão assinar digitalmente o contrato conforme itens 1 e 2, acima);
(4) não é mais necessário o envio de cópias do Estatuto Social/Contrato Social das empresas brasileiras ao INPI;
(5) os contratos não requerem mais que os representantes das partes rubriquem todas as suas páginas e anexos; e
(6) Os licenciados brasileiros não serão mais obrigados a enviar Formulários de Identificação (FCE) ao INPI do Brasil para que o contrato seja averbado.
O Comunicado destaca ainda duas alterações relativamente ao exame técnico dos contratos, a saber:
(1) Serão aceitos para averbação na categoria de “Fornecimento de Tecnologia – FT” os contratos que tenham por objeto tecnologia não patenteada; e
(2) O “valor declarado” dos Contratos de Licença de Marca relativos exclusivamente a pedidos de registro de marca, será indicado no Certificado de Averbação do contrato emitido pelo INPI (será aceito o pagamento de royalties por marca depositada e ainda não registrada).
Chamamos a atenção para o fato de que, embora a averbação de contratos no INPI não seja mais necessária para que os licenciados brasileiros enviem pagamentos ao exterior (embora recomendemos a averbação contrato para essa finalidade), a averbação de contratos ainda é necessária para:
(i) que os licenciados brasileiros deduzam os royalties pagos ao licenciante (essa questão ainda depende de uma regulamentação clara da Receita Federal do Brasil);
(ii) quando o licenciante investir o licenciado com poderes especiais (como, por exemplo exercer os direitos licenciados perante os tribunais brasileiros); e
(iii) em termos gerais, produzir efeitos jurídicos contra terceiros.
Por último, mas não menos importante, os royalties e os limites de royalties não estão mais em vigor, o que significa que as partes podem acordar livremente os royalties e a estrutura de pagamento do contrato, mesmo quando as empresas possuem vínculos societários (matriz e sua subsidiária local, por exemplo). Os licenciados brasileiros poderão deduzir todos os royalties pagos ao licenciante, dependendo de como optarem por calcular e pagar o imposto de renda localmente, e também, da data em que adotarem as novas regras brasileiras relativas a “preço de transferência”.
Caso tenha alguma dúvida ou necessite de esclarecimentos adicionais sobre este assunto, não hesite em contactar a equipe de Guerra IP.
