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No dia 10 de dezembro de 2024, o INPI reuniu proprietários de marcas e profissionais do setor para discutir dois assuntos controvertidos e relevantes: registro de sinais que adquiriram distintividade pelo uso (“secondary meaning”) e marcas para apostas esportivas online.

O objetivo do encontro foi apresentar o projeto do INPI de alteração dos seus padrões de análise para as marcas que se incluem nestas categorias e as mudanças que serão adotadas durante este ano de 2025. O presente artigo tratará do tema de registro de sinais que tenham adquirido distintividade pelo uso.

O INPI reconheceu que, apesar da distintividade adquirida não estar prevista na Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/1996), a mesma está prevista e disciplinada na Convenção de Paris e no Acordo TRIPs.

O INPI também mencionou que algumas decisões judiciais no Brasil – na justiça federal e nas justiças estaduais – já reconheceram diversas marcas que adquiriram distintividade e que mereciam proteção, mesmo sem um registro formalmente concedido pelo INPI.

De acordo com o INPI, há o impedimento de registrar-se como marca os seguintes sinais que carecem de distintividade:

• letras;
• algarismos;
• datas;
• cores e suas denominações;
• termos técnicos;
• produtos ou formatos de embalagens quando associados a um efeito técnico; e
• sinais de natureza comum ou necessária, ou meramente descritivos dos produtos ou serviços, ou de uma característica dos mesmos.

Um parecer da Procuradoria do INPI confirmou que os sinais que adquiriram distintividade podem ser registrados, desde que fossem estabelecidas as regras pertinentes para tanto. Nesse contexto, o INPI propôs regras específicas para o processamento de tais pedidos, a saber:

• O requerente deve apresentar documentos que comprovem a distintividade adquirida do sinal junto com a petição de depósito ou com uma petição específica nos sessenta dias após o protocolo do pedido de registro.
• Alternativamente, se não for apresentada junto com o pedido, tal documentação poderá ser apresentada junto com um recurso contra o indeferimento do pedido de registro ou com uma petição específica dentro de sessenta (60) dias da data de protocolo do recurso.
• O requerente pode solicitar o exame da distintividade adquirida de sua marca apenas uma vez durante o processamento do pedido de registro. Quaisquer solicitações para examinar a distintividade adquirida de um sinal apresentadas após a concessão do registro correspondente não serão aceitas pelo INPI.
• A documentação que acompanhar a solicitação deve comprovar (i) o uso do sinal como marca sem interrupção durante os cinco (5) anos anteriores ao protocolo do pedido de registro correspondente; e (ii) que os consumidores locais reconhecem o sinal como uma marca distintiva. Uma pesquisa pública será, provavelmente, a melhor maneira de comprovar que um sinal adquiriu distintividade por meio do uso no Brasil.

Além disso, o INPI revelou seu entendimento de que:

1. se sinais idênticos já estão sendo usados no mercado por partes diferentes, isso demonstra que o sinal não poderá ser registrado como marca com exclusividade para um único titular;
2. as provas da distintividade adquirida devem se referir a todos os itens abrangidos pelo pedido de registro;
3. as provas de distintividade devem mostrar o uso do sinal na forma em que foi solicitado como marca;
4. provar a distintividade adquirida é diferente de provar-se a notoriedade de uma marca;
5. a prova de uso de um sinal desvinculada de um produto ou serviço não é prova válida de sua distintividade adquirida; e
6. há sinais que são intrinsecamente incapazes de adquirir distintividade.

Surpreendentemente, o INPI encerrou sua apresentação ressaltando que, mesmo que um sinal tenha adquirido distintividade e venha a ser registrado como marca, seu registro não impedirá que terceiros utilizem o sinal em seu “sentido comum”. No entanto, esperamos que o uso de um sinal como marca, por concorrentes, seja bloqueado por seu registro.

Publicado originalmente no WTR Daily em 30 de janeiro de 2025.

Ricardo Pinho
Guerra IP – Sócio