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No dia 06 de junho passado, o INPI publicou a Portaria nº 15 de 03/06/2025, regulamentando o procedimento para o requerimento do reconhecimento de marcas que tenham adquirido distintividade pelo uso (“secondary meaning’).

Pela definição adotada pelo INPI, marcas com distintividade adquirida são aquelas formadas por elementos sem distintividade inerente, as quais adquiriram distintividade através do uso efetivo e prolongado, no mercado, sendo reconhecida pelos consumidores com identificadoras de determinados produtos e serviços.

Os titulares de marcas que, originalmente, seriam consideradas desprovidas de caráter distintivo intrínseco e seriam rejeitadas em virtude do disposto nos incisos II, VI, VII, VIII e XXI do artigo 124 da Lei de Marcas (que consideram letras, números e datas; termos e sinais genéricos, de uso corrente no mercado ou meramente descritivos; sinais e expressões de propaganda; cores e suas denominações; e formas comuns ou necessárias de produtos ou de suas embalagens), agora podem comprovar seu sua distintividade adquirida ou “secondary meaning”.

As provas que serão aceitas pelo INPI para provar essa condição serão aquelas (i) que provem o uso contínuo da marca no mercado pelo prazo mínimo de três (3) anos; e (ii) que demonstrem o reconhecimento pelo respectivo público consumidor da marca como identificadora de um determinado produto ou serviço e sua origem. Quanto ao item (i), não há uma especificação do mercado, se nacional ou internacional, devendo, portanto, serem aceitas provas em qualquer um deles. Quanto ao item (ii), à prova deve referir-se ao mercado e consumidores brasileiros. Para a apresentação ao INPI, as provas devem ser documentais, para o item (i) o INPI provavelmente aceitará declarações juramentadas com documentação comprobatória a ela anexada, enquanto, para o item (ii), uma pesquisa de mercado parece ser o documento mais adequado. As provas deverão estar redigidas em Português.

O requerimento para o reconhecimento da distintividade adquirida poderá ser apresentado uma única, com relação a um pedido de registro ou registro de marca. Isso significa dizer, que poderá haver mais de um requerimento para a mesma marca desde que esta seja objeto de diferentes pedidos de registro ou registros; mas que requerimentos posteriores efetuados no mesmo pedido de registro ou registro de marca não serão conhecidos pelo INPI.

Esse requerimento poderá ser formulado (i) no depósito do respectivo pedido de registro de marca; (ii) até sessenta dias após a publicação do pedido de registro na RPI; (iii) no recurso contra o indeferimento do pedido de registro; (iv) na resposta a uma oposição; e (v) na manifestação a um pedido de cancelamento administrativo do registro. O requerimento não poderá ser formulado, após concluída a respectiva fase. Por exemplo, um requerimento não poderá ser apresentado em aditamento ao depósito, nem em aditamento a uma resposta à oposição.

Excepcionalmente para os pedidos de registro em tramitação e para registros com processo administrativo de nulidade, arguindo falta de distintividade da respectiva marca, na data da entrada em vigor da resolução do INPI, 25 de novembro de 2025, haverá o prazo de 1 ano desta data, para que os interessados requeiram o reconhecimento da distintividade adquirida de suas marcas.

Interessantemente, as provas da distintividade adquirida devem ser apresentadas em até 60 dias da data da apresentação do requerimento. Caso o pedido tenha sido apresentado por meio de recurso contra o indeferimento ou de contestação em ação administrativa de nulidade, a comprovação poderá ser apresentada no prazo de 60 dias após o INPI emitir decisão que confirme a falta de distintividade da marca. Essa comprovação também poderá ser complementada no prazo de 60 dias a partir da sua apresentação.

O INPI fará o exame das provas e decidirá quanto ao requerimento, podendo fazem exigência quanto às mesma, que deverão ser cumpridas em 60 dias de usa publicação. Na hipótese de indeferimento do requerimento, caberá recurso, no prazo de 60 dias da publicação, contra esta decisão, que encerrará a instância administrativa.

Antevemos que, com exceção das marcas que o INPI costumava considerar sinais ou expressões de propaganda, haverá muita controvérsia com relação ao reconhecimento da distintividade adquirida de marcas formadas pelos demais elementos citados na lei, principalmente quando já houver uso dos mesmos por diversos concorrentes, no mercado. Na nossa opinião, o INPI deveria ter previsto a oportunidade de terceiros se manifestarem quanto a tal reconhecimento, o que, possivelmente, só poderá ser feito naqueles casos em que o requerimento acompanhar o pedido de registro. Os titulares de tais marcas, devem analisar, estrategicamente, o melhor momento para apresentar esse requerimento, inclusive para evitar que o mesmo seja impugnado.

Publicado originalmente no WTR Daily em 11 de julho de 2025.

Ricardo Pinho
Guerra IP – Sócio