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Uma visão das peculiaridades acerca do trade-dress no Brasil e seu enforcement.

Todos sabem que a proteção de um trade-dress não é algo trivial. Desde a sua criação necessita de um esforço do titular para quebrar paradigmas de seu mercado e criar algo novo, desvinculado do lugar comum, que não seja necessário ou obrigatório no seu segmento.

No Brasil, dependendo da configuração do trade-dress é possível obter um registro como marca mista, figurativa ou tridimensional. No caso de haver sido possível o registro como marca, o exercício do direito contra terceiros fica mais fácil, na medida em que a configuração da violação é mais simples do que quando um caso é baseado apenas em concorrência desleal.

Após a criação e aplicação, o titular precisa, obrigatoriamente, impedir que seus concorrentes adotem trade-dress semelhantes, que desnaturem a originalidade da criação, com o fim específico de garantir que o referido trade-dress permaneça exclusivo, de modo que o consumidor não o compreenda como um sinônimo da categoria.

Na verdade, esse é o maior risco para a integridade material do trade-dress. O sucesso experimentado por um trade-dress e a sua aceitação pelo mercado gera a perigosa vontade, ou desejo, de seu titular criar um novo padrão para a categoria, tornando-se um sinônimo do produto na visão do consumidor. Contudo, o que parece ser uma boa opção para no campo do marketing se transforma em verdadeiro pesadelo no meio jurídico, determinando, no médio prazo, o esvaziamento e o perecimento de toda a energia inicialmente gasta para se diferenciar e, portanto, se destacar, em mercados cada vez mais pasteurizados.

Quando uma empresa permite que um determinado trade-dress se transforme no sinônimo de uma categoria ela perde a possibilidade de impedir que terceiros, seus concorrentes, adotem um padrão semelhante de trade-dress, sob pena de impedir a livre iniciativa e o exercício atividade econômica, direitos garantidos pela Constituição Federal Brasileira. Esse é o entendimento judicial acerca da matéria:

“Desta forma, estamos falando de um conjunto de fatores que, pertencendo a determinado produto, o torne diferenciado dos demais que lhe façam concorrência, ou seja, atuam no mesmo nicho de mercado. Não basta simplesmente ter uma embalagem ou roupagem específica, mas também que ela esteja em condições de tornar o produto diferente dos demais, identificando-os de forma clara ao seu consumidor.

(…)

Possivelmente a autora um dia teve o direito de proteção de sua embalagem, posto que além de líder no mercado, é também pioneira. No entanto, com o tempo, o mercado recebeu novos produtos que, aos poucos, foram assimilando um mesmo tipo de embalagem sem qualquer oposição da autora. Agora, depois de muitos anos e de um mercado que já possui essa característica especial de similitude de vários produtos, pretende resgatar aquele antigo direito ao seu ‘trade-dress’. Ele agora não existe mais em face da movimentação do mercado conforme já mencionado, e isso não pode ser imputado à requerida.” (Processo 200600686005 – 4ª Vara Cível de Goiânia/GO).

Ultrapassada essa questão, e de posse de um direito forte a ser exercido contra terceiros infratores, recomenda-se que o titular, quando possível, busque uma solução amigável, através de uma notificação extrajudicial. Essa opção é menos custosa e, quando bem sucedida, determina uma solução mais rápida ao conflito. Contudo, não existe a necessidade de se adotar uma posição passiva, especialmente quando o titular detém um direito forte, devendo-se buscar opções criativas para o exercício do direito.

No ramo de combustíveis, por exemplo, existe no âmbito da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, a Resolução ANP No. 33/2008, que alterou a Portaria ANP No. 116/2000, e determina a obrigação de o revendedor varejista informar ao consumidor, de forma clara e ostensiva, a origem do combustível automotivo comercializado. Essa regulamentação obriga aos comerciantes o uso de marcas (nominativas, mistas ou figurativas), bem como o uso de uma combinação de cores, combinadas de modo peculiar e distintivo, de modo a garantir a correta percepção do consumidor acerca da origem dos produtos e serviços que lhe são oferecidos. Nesse particular, o titular do direito poderá efetuar uma denúncia à ANP que enviará um fiscal, que avaliará a existência ou não de infração e, em caso positivo, irá impor sanções ao infrator que vão desde multas até a revogação de autorização para o exercício da atividade.

Contudo, quando a resolução amigável e extrajudicial não for possível recomenda-se a propositura de uma medida judicial, principalmente porque os tribunais já possuem razoável compreensão da matéria e suas particularidades, conforme se depreende da decisão abaixo:

“Pelos autos, percebe-se que a autora e as rés possuem seu objeto comercial no mesmo seguimento de serviços: a comercialização de petróleo e derivados. Desse modo, é evidente que o uso das cores vermelha e amarela de modo singular na fachada dos postos é semelhante, podendo gerar confusão para o consumidor. Não se trata de exposição simples de cores, mas a sua colocação na testeira do posto réu da mesma forma que é feita nos postos parceiros da autora, ou seja, é a associação diferenciada dessas cores que caracteriza a contrafação aos direitos de propriedade intelectual da autora.

(…)

Com efeito, não restam dúvidas quanto à existência de identidade do conjunto imagem, posto haver a citada possibilidade de confusão entre os consumidores, mesmo após a eventual modificação na testeira do posto réu apresentada a fls. 99/102. A mudança não é suficiente para impedir o erro pelos consumidores. A ré ainda se utiliza da combinação singular das cores formadoras do trade-dress da autora.” (Processo: 0206700-20.2011.8.19.0001 – 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ).

A decisão acima denota que o esforço para a criação e manutenção de um trade-dress distintivo faz jus a uma proteção judicial efetiva no Brasil. Outrossim, recomenda-se uma constante vigilância no mercado para impedir que terceiros tentem se apropriar desse importante elemento de propriedade intelectual.