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Publicado originalmente na ABA Section of Intellectual Property Law – International Action Group: International IP Update

Em Agosto de 2014, o INPI publicou a Resolução No. 107/2013 que estabeleceu novos procedimentos para a declaração de marcas de Alto Renome no Brasil.

As novas regras mudaram substancialmente regras antigas para a declaração de marcas de Alto Renome no Brasil. O reconhecimento de Alto Renome de uma marca é prevista no artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial (Lei no. 9.279/1996).

A resolução autoriza o Presidente do INPI para analisar e decidir se uma marca registrada tem fama e reputação que vai além do que do seu segmento de mercado original.

De acordo com a lei, uma marca registrada declarado de Alto Renome no Brasil terá proteção em toda a relação de produtos e serviços, embora não exista nenhuma obrigação legal de uso da marca em relação aos referidos bens e serviços.

A declaração depende da famosidade da marca, reputação e seu reconhecimento por um número significativo de consumidores e da população em geral.

Uma antiga interpretação do Artigo 125 da Lei No. 9.279/96 levou os peritos do INPI para acreditar que tal declaração só poderia ser obtida pelo proprietário da marca, se e quando a famosa marca fosse citada como base para uma oposição, ou uma ação de nulidade administrativa movida contra marcas de terceiros.

Esta interpretação era muito restritiva e, em termos práticos, só permitia uma chance para uma marca ser declarada de Alto Renome, se uma marca conflitante fosse arquivada por terceiros. Isto, infelizmente, causou problemas para os proprietários de marcas, como o de falsificadores e piratas que não depositam marcas.

Portanto, uma nova interpretação da mesma disposição (artigo 125) foi usada para estabelecer um processo administrativo autonomo pelo qual os proprietários de marcas famosas poderia solicitar e obter uma declaração de seu status de Alto Renome.

De acordo com as novas regras, os proprietários de marcas famosas que procuram obter uma declaração de seu status de Alto Renome, podem agora apresentar um pedido nesse sentido, desde que seja apoiada por evidência substancial da fama e reputação da marca, bem como as taxas oficiais aplicáveis.

De acordo com a nova tabela de taxas do INPI (publicada em 07 de Fevereiro de 2014 com efeitos a partir de 09 de Março de 2014), a taxa oficial para requerimento do status de Alto Renome para uma marca registrada no Brasil é de 37.575,00 Reais.

As provas de que uma marca registrada é de Alto Renome no Brasil devem atender aos seguintes requisitos:

• Mostrar o nível de conhecimento da marca por uma grande parcela do público em geral, e não apenas dos consumidores de seus produtos ou serviços;
• Mostrar os padrões mais elevados de qualidade, reputação e prestígio associados pelo público para a marca e os produtos e serviços da marca correspondente; e
• Mostra o nível de distinção e exclusividade da marca.
• Recomenda-se (pelas próprias provisões) que a prova de famosidade e reputação da marca seja feita por meio de enquetes públicas, marketing e materiais de mídia, citações na imprensa e revistas, volume de vendas e quaisquer outros meios capazes de provar o reconhecimento da marca no Brasil.
• Os pedidos de declaração do status de Alto Renome serão examinados por um grupo específico de examinadores diretamente nomeados pelo Presidente do INPI. Uma vez concedida, a declaração de Alto Renome será válida por um período de dez anos. Renovações da declaração após esse prazo não serão automáticas, o que significa que o proprietário da marca terá que reiniciar o processo novamente mediante a apresentação de um novo pedido e apoiado por evidências atualizadas da fama e reputação da marca.